御器谷法律事務所
オリンパス職務発明控訴審判決
特許法第35条:職務発明
1項 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」)という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2項 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。
3項 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務開発について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
4項 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。
東京高等裁判所平成13年 5月22日判決

判旨(要点のみ)

1.被告会社の職務発明規定について
・ 使用者等は、職務発明に係る特許権等の承継等に関しては、同項の、「勤務規則その他の定」により、一方的に定めることができるものの、「相当の対価」の額についてまでこれにより一方的に定めることはできないものと解するのが相当である。
・ 使用者等が、一方的に、特許権等譲渡の対価を定めることができ、従業者 等がその定めに拘束されるとしたのでは、使用者等の利益に偏し、上記立法趣旨に反することは論ずるまでもないところである。また、同条の上記立法趣旨に照らせば、特許法35条 3項、4項を強行規定と解すべきことも、当然というべきである
・ したがって、上記定めにより算出された対価の額が、特許法35条 3項、4項にいう相当の対価に足りないと認められる場合には、従業者等が対価請求権を有効に放棄するなど、特段の事情のない限り、従業者等は、上記定めに基づき使用者等の算出した額に拘束されることなく、同項による「相当な対価」を使用者等に請求することができるものと解すべきである。
・ 日本企業の多くがこれまで社内規定により相当の対価の額を一方的に定め、どのような場合にもそれ以上の請求はできないとしていた実態があるとしても、それは、強行法規に違反する取扱いが事実上行われてきたことを示すにすぎず、そのことは、何ら、上記解釈を採ることの妨げとなるものではない。

2.本件の「相当な対価」について
・ 本件発明が諸隈発明の利用発明であること、各社との交渉では諸隈特許が中心的な交渉の対象となり、本件特許及び前記分割特許には重きが置かれていなかったこと、ソニーは諸隈特許の存続期間満了後は、実施料を支払っていないこと、原判決別紙各社製品目録記載の各社製品について、諸隈発明がすべての製品に用いられていること、本件特許及び前記分割特許(甲第43ないし第46号証)には無効事由が存在する蓋然性が極めて高いこと、当初出願の発明のままでは、各社のピックアップ装置がこれを実施していると評価することができないこと等の諸点を総合すると、本件発明により一審被告が受けるべき利益額を5,000万円とした原審の認定には合理性があるというべきである。(民事訴訟法248条、特許法105条の 3参照。)当裁判所もこれを採用する。
・ 一審原告の提案内容が、一審被告の特許担当者を中心とした提案で大幅に変更されたものであること、前記のとおり、当初出願の内容では、各社のピックアップ装置がこれを実施しているとはいえず、上記変更の結果各社のピックアップ装置の一部がこれを実施していると評価できる内容になったこと、本件発明が一審原告の担当分野と密接な関係を有するものであること(乙第23号証、弁論の全趣旨)等の事情を考慮すると、本件発明がなされるについて一審被告が使用者として貢献した程度は95パーセントであるとした原判決の評価には合理性があるというべきである。
・ 以上によれば、本件発明により一審被告が受けるべき利益額5,000万円から一審被告の貢献度95パーセントに相当する金額を控除した、一審原告の受けるべき職務発明の対価を250万円とし、同金額から既払分の21万1,000円を控除した残額である、228万9,000円を認容額とした原判決は相当である。

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